一、 建立企業專利評估機制的必要性
1.企業專利評估機制是企業專利技術資本化的參考依據。為了切實加強對專利資產評估工作的管理, 進一步規范專利資產評估行為, 維護專利權人的合法權益, 1996 年 10 月 18日國家國有資產管理局與中國專利局, 頒布實施了 《關于加強專利資產評估管理工作若干問題的通知》 。該通知明確規定國有專利資產在轉讓專利申請權、 專利權以及在以專利資產進行合資、合作等情形時必須進行專利資產評估, 從事專利資產評估業務的機構, 必須按照國務院 《國有資產評估管理辦法》 及國家國有資產管理局有關規定, 取得資產評估資格, 并依法在工商行政管理部門注冊登記, 成為自主經營、 自負盈虧、 照章納稅、 獨立承擔法律責任的法人。上述規章的規定, 明確了國有企業事業單位的資產評估義務對應的是社會, 是相對于企業的外部行為, 其意義在于確保企業專利資產社會流通的安全和秩序。我們在此要討論的是企業內部的專利資產評估機制。企業對其擁有的專利技術進行處分, 至少涉及如下幾個方面: ( 1) 專利權的轉讓或許可使用; ( 2) 專利資產與外國公司、 企業、 其他經濟組織或個人合資、 合作; ( 3) 以專利資產作價出資成立有限責任公司或股份有限公司; ( 4) 對外專利技術貿易。上述任何一種形式的使用或處分, 都不可避免地要對專利資產進行評估作價。因此, 企業內部專利資產評估機制, 其意義不在于專利資產社會流通的安全和秩序, 而在于為企業專利技術資本化提供依據。2.企業專利評估機制是企業技術研發與投入的價值判斷機制。首先, 為技術是否申請專利提供判斷依據。企業對技術的保護, 既可以選擇申請專利通過專利法保護, 也可以以技術秘密或商業秘密的形式通過反不正當競爭法予以保護。并非所有的技術都可以申請專利, 除是否符合專利法規定的專利申請條件外,對企業來說, 更重要的判斷標準是以何種形式保護技術對企業的長遠利益更為重要。以何種形式保護技術, 企業內部本 論文 出自 無憂論文網的專利評估機制應該對此作出準確的判斷。其次, 技術研發與資金投入的判斷依據。企業內部專利評估機制的建立, 除對企業專利權的申請等進行判斷外, 其最主要的功能在于為企業自身技術的研發、資金的投入等提供科學可靠的論證依據。技術是否有研發前途, 不僅僅是技術本身其先進性、 創造性等技術問題, 還涉及該技術在世界范圍內是否已經有他人申請專利, 從而可能引發重復開發和浪費問題以及專利侵權等問題。 對此, 企業專利評估機制應該提供有效信息。 同時, 企業內部專利評估機制還要為該技術是企業自己研發還是通過技術貿易等途徑獲得許可使用權或所有權提供性價比判斷依據,從而決定企業資金的投入與否以及投入方向。因此, 企業專利評估機制的意義在于平衡企業生產研發與資金投入, 使技術的研發以及資金的投入等與企業市場競爭力相吻合, 為企業的發展、競爭力的提升服務。3.企業專利評估機制是企業經營管理和技術創新的紐帶。企業專利評估機制的功能, 不僅在于針對企業專利的確權、保護、 發展和價值運作而制定戰略性規劃, 而且在于企業專利評估機制貫穿于技術創新、 產品研發、 產品銷售的全過程, 是一種綜合性管理和系統化的活動, 在市場、 經營和法律等各個層面上連接各部門職能, 起到一種紐帶作用, 把企業研發工作所產生的知識財產轉變為專利權加以保護和利用。4.企業專利評估機制是企業專利侵權賠償的請求依據。隨著知識產權在經濟中比重的加大, 無論是國內還是國際市場上, 知識產權侵權現象多發。企業之間專利侵權不可避免。無論是原告還是被告, 企業專利侵權的民事賠償請求都是必須面對的問題。是否賠償以及賠償額的確定等問題應該由企業專利評估機制給出答案。
二、 企業專利評估機制的構成要素
1.機構與人員。
( 1) 專利評估委員會。企業專利評估機制的運行, 必須配備相應的運行機構, 在企業內部設立專利評估委員會是較為合適的做法。專利評估委員會作為企業的一個會議機制, 其功能在于通過定期或不定期的會議制度, 通報、 討論、 制定相關的企業專利戰略及其實施情況, 把企業專利評估涉及的各種因素組織起來, 使之成為一個活的有機體, 組織、 管理和帶動企業專利評估各因素發揮作用。( 2) 人員構成及培訓。企業專利評估委員會的人員, 在構成上并非設立專門的人員, 而是由企業內部相關部門人員兼職構成。除了直接分管的主要領導外, 至少要包括相關的技術研發人員、 合同和檔案的管理人員、 相關的營銷人員、 企業內部專職或兼職的法律事務人員等。上述人員除必須具備專業領域的知識外, 還應定期或不定期進行專利評估領域知識的培訓, 除掌握評估的目的、 該專利的特點、 專利申請的條件、 專利權的轉讓及許可使用、 專利權的實施、 專利權的法律保護等專利權的基本法律情況外, 還要掌握該專利的先進度和成熟程度、 該專利的現時法律狀況、 該專利是基礎專利還是從屬專利、 該專利權利要求的內容、 該專利剩余的有效期及經濟壽命、 運用該專利給企業帶來的預期經濟收益, 包括可能獲得的最高利潤與最低利潤等專利評估知識。這就要求對專利評估委員會人員進行動態的培訓, 及時更新知識, 以適應專利評估機制運行的要求。
2.信息系統。
專利評估機制是一個動態的系統, 由一系列的管理系統構成。每一個管理系統都是企業專利評估機制的重要組成部分, 是企業專利評估機制的構成要素。( 1) 合同管理。合同是企業技術貿易的法定的生效要件。我國專利法明確規定, 專利權的轉讓和許可使用, 必須簽訂書面合同, 并經過知識產權局備案登記, 方可發生法律效力。因此, 合同是專利權貿易的法定形式。這就決定了企業專利權轉讓和許可使用的合同不僅是法定的形式要件, 而且合同的管理對企業專利評估機制的運行起到基礎作用。通過企業專利評估機制中的合同管理, 企業能夠及時和準確掌握企業專利權的運營情況, 為企業發展戰略提供基本信息。( 2) 檢索管理。檢索管理系統是利用專利文獻或重要的科技刊物或著作、手冊等對企業研發的技術或目前市場上存在的現有技術進行的檢索調查, 是企業專利權的申請、 專利權的轉讓、許可使用以及專利權的保護的手段和工具。主要包括: 一是技術動向調查, 即在廣泛搜集過去及新近出現的技術信息的基礎上,分析當代技術水平并預測今后技術發展動向而進行的檢索調查。如通過對一項技術專利申請量逐年變化的情況, 對該項技術是 “朝陽技術” 還是 “夕陽技術” 作出初步判斷, 供研究、 開發新產品新技術參考, 并用于指導制訂技術研發策略。二是專利性調查, 即在專利申請前作出該技術是否有專利性的判斷調查。三是公知性檢索調查, 即為了判斷已公布或公告的發明創造專利申請, 或已獲得專利權的發明創造的專利有效性而進行的檢索調查。公知性檢索調查, 對避免重復開發浪費和侵權行為, 是必不可少的。 四是法律狀態檢索調查。 即對某項特定技術是否為專利技術、 是何種專利技術、 其專利的法律效力如何、 專利權的期限以及特定技術和特定專利之間的關系等情況進行檢索調查。法律狀態檢索調查, 對于技術和新產品進出口、 技術價值評估十分重要。 五是同族專利檢索調查。 即特定國家的特定專利是否在其他國家取得專利而進行的一項調查。該項檢索調查, 對該技術商業價值的評估、 技術和產品的進出口十分重要。六是跟蹤檢索調查。既要對特定競爭對手專利申請動向或取得專利權的情況進行跟蹤檢索, 又要對特定的引人注目技術的專利發展過程進行跟蹤檢索, 以為企業專利技術的研發、 是否申請專利等提供判斷依據。( 3) 專利技術推廣應用管理[1]。企業專利評估機制的又一職能是專利技術成果的推廣和應用。對于獲得專利權的技術, 要及時轉化和應用, 或通過許可使用合同的方式, 許可他人實施, 使企業的研發投入及時回收并獲得經濟效益。而企業技術成果如何推廣和應用, 有賴于專利評估機制給出答案。( 4) 法律事務管理。我國專利法明確規定, 企業專利權的取得, 必須通過法定程序, 即專利權是法律授予企業的一項民事權利。因此, 企業專利評估機制中, 法律事務的管理系統是必不可少的。法律事務管理系統, 首先面對的是企業研發的技術是否申請專利的問題。因為專利技術受法律保護的前提是向社會充分公開該項技術, 為了保護企業自身利益, 國際上眾多企業特別是跨國企業, 往往將關鍵技術不申請專利, 而是以專有技術方式通過合同法、 侵權行為法、 反不正當競爭法、 勞動法和刑事法律綜合加以保護。美國、韓國等還通本 論文 出自 無憂論文網過專門的專有技術立法進行保護, 如美國 《統一商業秘密法》 專門對商業秘密的保護予以了明確規定, 韓國在 《制止不正當競爭法》 基礎上, 頒布了 《商業秘密保護法》 。在國際技術貿易中, 專利許可協議在許可貿易實踐中僅僅占有 20%的份額。而專有技術許可協議在許可貿易實踐中占據了 30%的數額。同時以專利技術和專有技術使用權為標的的混合許可協議占到了國際技術許可貿易的 50%的份額 [2]。因此, 是否申請專利, 以何種方式保護企業研發的技術, 法律事務管理系統必須提供準確判斷。其次, 如何申請專利的管理。法律事務管理系統, 除了要準確掌握我國以及相關國家專利申請條件和程序外, 更重要的是專利申請戰略的制定和實施。包括基本專利戰略, 即企業在研發活動中取得的奠基性的首創性的技術,應當申請專利, 依法取得專利保護。除在本國申請專利外, 還應選擇若干市場前景好的外國申請專利, 以取得核心技術在國內或國際市場上的主動權。在基本專利戰略基礎上, 還應制定外圍專利戰略, 即圍繞基本專利技術所作出的改進發明創造專利。外圍專利戰略的制定和實施, 可以使在基本專利因為保護期滿而失效時通過大量的未到期的外圍專利使基本專利得以繼續得到有效保護, 利用外圍專利延長專利保護期。沒有研發力量開發基本專利的企業, 也可以對他人的基本專利進行改進, 對改進成果提出專利申請, 即利用外圍專利戰略同基本專利進行對抗。第三, 專利權的保護管理。企業專利評估機制應保證相關部門和人員及時通過市場了解有無專利侵權行為的存在, 如果發現有侵權行為的發生, 應進行市場調查和技術分析, 決定采取相應的制止侵權的措施, 以維護企業的合法權益。
參考文獻:
[1]王傳麗.國際貿易法[M].北京:中國政法大學出版社,2003.
[2]中國高等學校知識產權研究會.知識產權研究: 中國高校知識產權研究會第十三屆年會論文集[M].西安:西安交通大學出版社,2006.
